美国最高法院近日做出了关于专利持有方不能利用专利法对专利商品售后的使用进行控制的裁决。这是对广达电脑公司与LG电子公司案件的裁决。据此,与利盟陷入类似官司的StaticControlComponents向美国东部肯塔基州地方法院提出申请,要求法院重审之前有关利盟的Prebate计划的非正审裁决,并拒绝利盟提出的有关StaticControl诱导侵权的申请。
利盟通过Prebate就是消费者在购买利盟硒鼓或墨盒时,如果同意在硒鼓或墨盒用尽后把空盒退还给供应商,那么消费者可以马上获得减价优惠。有人认为,Prebate的方式则变相将耗材租借而不是出售给消费者,而且是租借给消费者作一次性的使用。利盟引导用户在耗材的碳粉或墨水用尽后将空盒送回到利盟公司或将其丢弃。该计划始于二十世纪九十年代末,推出后美国的再生耗材企业对其发起了一系列的控告和起诉,旨在限制甚至禁止这种计划。2007年,美国法院曾做出非正审裁决,认为利盟的Prebate计划中对其硒鼓/墨盒产品一次性使用的限制对下游的StaticControl等第三方再生耗材企业来说依然是具备可实施性。对此裁决,StaticControl提出了重审的申请。
上述最高法院案件中LG电子与广达电脑之间的争议是LG是否有权利禁止广达电脑在带有非英特尔的第三方零配件的产品生产中使用LG的计算机配件产品。美国最高法院陪审团过半数认为“为时甚久的专利权穷竭原则对专利商品在专利持有方授权的销售后的专利权有所限制”。高级法院也表示,“专利权穷竭原则规定专利持有方在其授权的专利商品的首次销售后不再享有商品的专利权。”
StaticControlComponents在其申诉中称:“按照广达电脑案中所述之专利权穷竭原则,利盟欲通过Prebate售后条款以专利之名义限制对产品的利用的作法是无效的。同时利盟想以专利法和Prebate条款限制StaticControl的举动是徒劳的。显然所有Prebate硒鼓/墨盒的销售是经利盟授权的,且利盟是涉案专利的持有者,因此利盟对硒鼓的专利权就此穷竭。广达电脑案中关于Prebate售后限制的裁决表明利盟对涉案空盒并不享有专利权。法院因此应该进行重审,对之前非正审裁决中关于Prebate在专利法的规定下有效且可实施的部分进行修改”。
另外,StaticControl申请法院拒绝利盟提出重审的申请。StaticControl在申请中称:“法院应拒绝利盟关于StaticControl诱导侵权案件的重审申请。根据广达电脑案的裁决,第三方再生商违反Prebate售后条款并不会导致直接专利侵权,StaticControl也不会因此被认为诱导侵权。法院应拒绝该申请。”